Muss ich nach einer Markenrechtsverletzung immer Schadensersatz zahlen?

Nein. Unterlassungsanspruch und Schadensersatzanspruch müssen voneinander unterschieden werden.

Ein Schadensersatzanspruch nach § 14 Abs. 6 MarkenG setzt grundsätzlich voraus, dass die Markenrechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Es muss deshalb nicht nur geprüft werden, ob objektiv eine Markenrechtsverletzung vorliegt, sondern auch, ob dem Betroffenen hinsichtlich dieser Verletzung ein Verschulden vorzuwerfen ist.

Gerade bei komplizierten Vertriebswegen, vermeintlicher Originalware, Importen oder Produkten unbekannter Herkunft kann diese Frage im Einzelfall erhebliche Bedeutung haben.

Deshalb sollte eine in der Abmahnung verlangte Schadensersatzzahlung nicht ungeprüft anerkannt werden.

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Wie wird der Schadensersatz bei einer Markenrechtsverletzung berechnet?

Für die Berechnung des Schadensersatzes kommen im Markenrecht grundsätzlich verschiedene Berechnungsmethoden in Betracht. Der Markeninhaber kann seinen Schaden insbesondere anhand des konkret entstandenen Schadens, des Verletzergewinns oder im Wege der sogenannten Lizenzanalogie berechnen.

Welche Methode wirtschaftlich relevant wird, hängt stark vom jeweiligen Fall ab.

Deshalb lässt sich die Höhe eines möglichen Schadensersatzes nicht allein daraus ableiten, dass überhaupt eine Markenrechtsverletzung stattgefunden hat.

Was bedeutet Schadensersatz nach der Lizenzanalogie?

Bei der Lizenzanalogie wird danach gefragt, welche angemessene Vergütung vernünftige Vertragsparteien vereinbart hätten, wenn für die konkrete Nutzung der Marke eine entsprechende Erlaubnis eingeholt worden wäre.

Es geht also nicht darum, ob der Verletzer tatsächlich bereit gewesen wäre, einen Lizenzvertrag abzuschließen. Vielmehr wird die Vergütung betrachtet, die für eine rechtmäßige Nutzung unter vergleichbaren Umständen angemessen gewesen wäre.

Welche Lizenzhöhe zugrunde gelegt werden kann, ist eine Frage des jeweiligen Einzelfalls. Die vom Markeninhaber verlangte Summe ist deshalb nicht automatisch die tatsächlich geschuldete Lizenzgebühr.

Was bedeutet der Verletzergewinn?

Bei der Berechnung anhand des Verletzergewinns wird betrachtet, welchen Gewinn der Verletzer aufgrund der Markenrechtsverletzung erzielt hat.

Dabei darf jedoch nicht ohne Weiteres der gesamte Umsatz mit dem maßgeblichen Gewinn gleichgesetzt werden. Vielmehr muss geprüft werden, welcher wirtschaftliche Vorteil tatsächlich auf der Rechtsverletzung beruht und welche relevanten Kosten bei der Gewinnermittlung zu berücksichtigen sind.

Gerade deshalb können Angaben über Verkaufszahlen, Umsätze und Kosten für die spätere Schadensberechnung von erheblicher Bedeutung sein.

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Kann der Markeninhaber auch seinen konkreten Schaden verlangen?

Auch eine Berechnung anhand des konkret entstandenen Schadens kommt grundsätzlich in Betracht.

Dabei muss der Markeninhaber darlegen, welcher Vermögensnachteil ihm gerade durch die Markenrechtsverletzung entstanden ist. Je nach Sachverhalt kann dies beispielsweise die Frage betreffen, ob und in welchem Umfang dem Markeninhaber eigene Geschäfte oder Gewinne entgangen sind.

In der Praxis hängt die geeignete Berechnungsmethode stark von der Art der Markenverletzung und den wirtschaftlichen Umständen des konkreten Falls ab.

Spielt es eine Rolle, ob nur wenige Produkte verkauft wurden?

Ja. Umfang und wirtschaftliche Bedeutung der Verletzung können für die Höhe der finanziellen Ansprüche eine erhebliche Rolle spielen.

Es macht einen Unterschied, ob über einen längeren Zeitraum große Mengen rechtsverletzender Produkte vertrieben wurden oder ob lediglich einzelne Waren angeboten beziehungsweise verkauft wurden.

Bei Verkäufen über eBay, Kleinanzeigen, Vinted, Amazon oder andere Plattformen sollte außerdem zunächst geprüft werden, ob überhaupt ein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt. Ein tatsächlich rein privater Verkauf kann bereits für die vorgelagerte Frage entscheidend sein, ob markenrechtliche Ansprüche überhaupt bestehen.

Mehr erfahren: Privatverkauf und Markenrecht – wann liegt Handeln im geschäftlichen Verkehr vor?

Was gilt, wenn ich Originalware verkauft habe?

Bevor über Schadensersatz gesprochen wird, muss zunächst geklärt werden, ob überhaupt eine Markenrechtsverletzung vorliegt.

Handelt es sich um echte Originalware, kann insbesondere der markenrechtliche Erschöpfungsgrundsatz entscheidend sein. Wurde die konkrete Ware vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht, kann das Markenrecht hinsichtlich des weiteren Vertriebs grundsätzlich erschöpft sein.

Die Fragen „Liegt eine Markenrechtsverletzung vor?“ und „Wie hoch ist ein möglicher Schadensersatz?“ dürfen deshalb nicht miteinander vermischt werden.

Mehr erfahren: Originalware und Erschöpfung im Markenrecht

Muss ich die Rechtsanwaltskosten des Markeninhabers bezahlen?

Mit einer Markenrechtsabmahnung werden regelmäßig auch die Kosten der gegnerischen Rechtsanwälte verlangt.

Ob ein Kostenerstattungsanspruch besteht und in welcher Höhe Kosten verlangt werden können, muss ebenfalls geprüft werden. Von Bedeutung sind insbesondere die Berechtigung der Abmahnung, der zugrunde gelegte Gegenstandswert und die konkrete Gebührenberechnung.

Gerade im Markenrecht werden häufig erhebliche Gegenstandswerte angesetzt. Dadurch können bereits die mit der Abmahnung verlangten Rechtsanwaltskosten beträchtlich sein.

Auch die Kostenforderung sollte deshalb nicht allein deshalb akzeptiert werden, weil sie in einem anwaltlichen Abmahnschreiben beziffert wurde.

Was ist der Gegenstandswert bei einer Markenrechtsabmahnung?

Der Gegenstandswert ist nicht mit dem Schadensersatz zu verwechseln. Er dient insbesondere als Grundlage für die Berechnung der gesetzlichen Rechtsanwaltsgebühren.

Bei seiner Bemessung können unter anderem die wirtschaftliche Bedeutung der verletzten Marke, Art und Umfang der beanstandeten Handlung sowie das Interesse des Markeninhabers an der Unterbindung weiterer Verletzungen eine Rolle spielen.

Der in einer Abmahnung angesetzte Gegenstandswert ist deshalb nicht automatisch verbindlich. Auch insoweit kann eine rechtliche Prüfung sinnvoll sein.

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Muss ich trotz Zahlung zusätzlich eine Unterlassungserklärung abgeben?

Ja, das sind rechtlich unterschiedliche Fragen. Die Zahlung von Schadensersatz oder Rechtsanwaltskosten beseitigt einen bestehenden Unterlassungsanspruch grundsätzlich nicht.

Umgekehrt erledigt die Abgabe einer Unterlassungserklärung nicht automatisch mögliche Auskunfts-, Schadensersatz- oder Kostenerstattungsansprüche.

Gerade die strafbewehrte Unterlassungserklärung kann den Betroffenen über viele Jahre binden und bei einem späteren Verstoß erhebliche weitere finanzielle Folgen auslösen. Sie sollte deshalb nicht lediglich als Bestandteil eines Gesamtpakets ungeprüft unterschrieben werden.

Mehr erfahren: Unterlassungserklärung im Markenrecht – was müssen Sie beachten?

Was sollte ich tun, wenn Auskunft und hohe Zahlungen verlangt werden?

Zunächst sollten die verschiedenen Forderungen voneinander getrennt geprüft werden.

Entscheidend ist zuerst, ob überhaupt eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Danach ist zu untersuchen, ob und in welchem Umfang Auskunft geschuldet wird, ob ein Verschulden und damit ein Schadensersatzanspruch besteht und auf welcher Grundlage dessen Höhe berechnet werden kann.

Auch die verlangten Rechtsanwaltskosten und der angesetzte Gegenstandswert sollten gesondert überprüft werden.

Vorhandene Rechnungen, Einkaufsbelege, Bestellbestätigungen, Verkaufsdaten, Plattformnachrichten und Herkunftsnachweise sollten gesichert werden. Gleichzeitig sollte gegenüber dem Markeninhaber nicht vorschnell eine umfassende Auskunft erteilt oder eine Zahlungspflicht anerkannt werden.

Wir helfen Ihnen – Was wir als spezialisierte Anwaltskanzlei für Markenrecht für Sie tun können

Wir prüfen zunächst, ob die geltend gemachte Markenrechtsverletzung überhaupt besteht und welche Ansprüche daraus tatsächlich folgen können.

Wir prüfen den verlangten Auskunftsumfang, die Voraussetzungen und Berechnung eines möglichen Schadensersatzes, den angesetzten Gegenstandswert und die geforderten Rechtsanwaltskosten. Dabei berücksichtigen wir auch mögliche Verteidigungsansätze wie Originalware und Erschöpfung oder die Frage, ob überhaupt im geschäftlichen Verkehr gehandelt wurde.

Sind Ansprüche dem Grunde nach berechtigt, prüfen wir, ob und in welchem Umfang die finanziellen Forderungen reduziert werden können. Wir übernehmen die Korrespondenz mit dem Markeninhaber und der gegnerischen Kanzlei und entwickeln für Sie eine auf den konkreten Sachverhalt abgestimmte Verteidigungsstrategie.

20 Jahre Erfahrung im Markenrecht

Wir sind eine auf Markenrecht spezialisierte Anwaltskanzlei und wissen, wie wir Ihnen helfen können.

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Reagieren Sie nicht vorschnell und nehmen Sie keinen Kontakt mit der Gegenseite auf.

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Unsere Erfahrung

Wir verfügen über 20 Jahre Erfahrung im Markenrecht und haben in dieser Zeit tausende Abmahnverfahren bearbeitet und Mandanten bundesweit bei der Abwehr markenrechtlicher Ansprüche vertreten.

Dabei geht es regelmäßig nicht nur um die Unterlassungserklärung, sondern auch um Auskunft, Schadensersatz und die Erstattung hoher Rechtsanwaltskosten. Wir wissen daher, an welchen Stellen Forderungen genau geprüft werden müssen und wo sich Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Verteidigung ergeben können.