Was ist eine strafbewehrte Unterlassungserklärung im Markenrecht?

Mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verpflichtet sich der Abgemahnte, ein bestimmtes Verhalten künftig zu unterlassen und für den Fall eines schuldhaften Verstoßes gegen diese Verpflichtung eine Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hintergrund ist die sogenannte Wiederholungsgefahr. Wurde eine Markenrechtsverletzung bereits begangen, genügt es regelmäßig nicht, beispielsweise ein Angebot bei eBay zu löschen oder den Verkauf eines Produkts einzustellen. Der Markeninhaber verlangt vielmehr eine rechtlich ausreichende Absicherung dafür, dass sich die beanstandete Handlung nicht wiederholt.

Gerade deshalb ist der genaue Wortlaut der Erklärung so wichtig. Entscheidend ist nicht nur, was Sie künftig nicht mehr tun dürfen, sondern auch, wie weit die Verpflichtung reicht und welches Vertragsstrafenrisiko daraus entstehen kann.

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Muss ich nach einer Abmahnung im Markenrecht immer eine Unterlassungserklärung abgeben?

Nein. Nicht jede Abmahnung ist berechtigt und nicht in jedem Fall muss die von der Gegenseite verlangte Unterlassungserklärung abgegeben werden.

Zunächst muss geprüft werden, ob überhaupt eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Dabei können ganz unterschiedliche Fragen entscheidend sein: Wurde die Marke überhaupt markenmäßig benutzt? Erfolgte die Handlung im geschäftlichen Verkehr? Besteht eine Verwechslungsgefahr? Handelt es sich tatsächlich um eine Fälschung oder um Originalware? Sind die Markenrechte möglicherweise erschöpft?

Erst wenn feststeht, dass ein Unterlassungsanspruch besteht, stellt sich die zweite Frage: Welche Erklärung ist erforderlich, um die Wiederholungsgefahr auszuräumen?

Deshalb sollte weder die Erklärung der Gegenseite vorschnell unterschrieben noch aufgrund eines Musters aus dem Internet eigenständig eine vermeintlich „modifizierte Unterlassungserklärung“ abgegeben werden.

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Warum kann die Unterlassungserklärung der Abmahnkanzlei problematisch sein?

Die einer Abmahnung beigefügte Unterlassungserklärung wurde regelmäßig nicht für Ihre Interessen, sondern zur Durchsetzung der Interessen des Markeninhabers formuliert.

Deshalb muss genau geprüft werden, welche Handlungen von der Verpflichtung erfasst werden, auf welche Marken und Produkte sie sich bezieht und welche Vertragsstrafenregelung vorgesehen ist. Eine weitergehende Verpflichtung als rechtlich erforderlich sollte nicht allein deshalb übernommen werden, weil sie bereits fertig formuliert der Abmahnung beiliegt.

Gleichzeitig darf eine erforderliche Unterlassungserklärung nicht so stark eingeschränkt werden, dass sie die Wiederholungsgefahr nicht beseitigt. Anderenfalls kann trotz abgegebener Erklärung weiterhin ein gerichtliches Vorgehen drohen.

Genau diese Abwägung sollte für den konkreten Einzelfall geprüft werden.

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Was bedeutet eine modifizierte Unterlassungserklärung im Markenrecht?

Eine modifizierte Unterlassungserklärung ist keine besondere gesetzlich geregelte Form der Erklärung. Gemeint ist vielmehr, dass die von der Gegenseite vorformulierte Erklärung nicht unverändert übernommen, sondern nach rechtlicher Prüfung an den konkreten Fall angepasst wird.

Dabei kann es insbesondere um den Umfang der Unterlassungsverpflichtung, die konkrete Verletzungsform und die Vertragsstrafenregelung gehen. Welche Änderungen möglich und sinnvoll sind, hängt jedoch vom jeweiligen Sachverhalt und vom tatsächlich bestehenden Unterlassungsanspruch ab.

Das Ziel darf deshalb nicht lauten, eine Unterlassungserklärung einfach möglichst weit „herunterzukürzen“. Besteht ein Unterlassungsanspruch, muss die abgegebene Erklärung rechtlich geeignet sein, die Wiederholungsgefahr auszuräumen. Ist sie dagegen unnötig weit gefasst, kann sie für den Abgemahnten langfristige zusätzliche Risiken schaffen.

Wir prüfen deshalb zunächst den Unterlassungsanspruch selbst und erst anschließend, ob und in welcher Form eine Unterlassungserklärung abgegeben werden sollte.

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Wie lange bindet mich eine Unterlassungserklärung im Markenrecht?

Eine strafbewehrte Unterlassungserklärung sollte niemals nur deshalb unterschrieben werden, um die aktuelle Abmahnung möglichst schnell „vom Tisch zu bekommen“. Mit der Abgabe entsteht eine vertragliche Unterlassungsverpflichtung, deren Auswirkungen weit über die aktuelle Auseinandersetzung hinausreichen können.

Besonders wichtig ist deshalb der genaue Umfang der Erklärung. Sie kann nicht nur die konkret beanstandete Handlung erfassen. Je nach Formulierung und Auslegung können auch kerngleiche Verletzungshandlungen von der Unterlassungsverpflichtung umfasst sein.

Das kann beispielsweise bedeuten, dass nicht lediglich ein bestimmtes Angebot bei eBay oder Amazon betroffen ist. Auch andere Angebote, weitere Verkaufsplattformen, der eigene Onlineshop oder andere Formen der Werbung können überprüft und gegebenenfalls angepasst werden müssen.

Gerade weil die Unterlassungserklärung eine langfristige vertragliche Bindung begründen kann, sollte ihr Inhalt vor der Abgabe genau geprüft werden.

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Welche Vertragsstrafe droht bei einem Verstoß gegen die Unterlassungserklärung?

Die Vertragsstrafe ist einer der wichtigsten Gründe, warum eine Unterlassungserklärung nicht vorschnell unterschrieben werden sollte. Verstößt der Verpflichtete später schuldhaft gegen die übernommene Unterlassungspflicht, kann der Markeninhaber die vereinbarte Vertragsstrafe verlangen.

Dabei finden sich unterschiedliche Vertragsstrafenregelungen. Teilweise wird bereits in der Unterlassungserklärung ein bestimmter Betrag vorgesehen. In anderen Fällen soll die Höhe der Vertragsstrafe bei einem späteren Verstoß nach den Umständen des Einzelfalls festgesetzt und gegebenenfalls gerichtlich überprüft werden – häufig wird dies als „Hamburger Brauch“ bezeichnet.

Besonders problematisch kann ein erneuter Verstoß sein. Denn trotz einer bereits abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung kann eine neue Markenrechtsverletzung erneut eine Wiederholungsgefahr begründen. Dann können neben einer Vertragsstrafe weitere Unterlassungsansprüche entstehen.

Deshalb prüfen wir nicht nur, ob überhaupt eine Unterlassungserklärung erforderlich ist, sondern auch, welche Vertragsstrafenregelung vorgesehen ist und welche Risiken sich daraus für Sie ergeben.

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Was muss ich nach Abgabe einer Unterlassungserklärung konkret tun?

Mit der Unterschrift allein ist es nicht getan. Wer eine Unterlassungserklärung abgibt, muss anschließend dafür sorgen, dass die übernommene Verpflichtung tatsächlich eingehalten wird.

Je nach Inhalt der Erklärung kann deshalb geprüft werden müssen, wo die beanstandete Verwendung noch vorhanden ist. Das kann beispielsweise Angebote bei eBay, Amazon oder anderen Verkaufsplattformen, den eigenen Onlineshop, Internetseiten, Werbung oder Social-Media-Auftritte betreffen.

Gerade hier entstehen in der Praxis erhebliche Risiken. Ein Angebot wurde vielleicht bei eBay gelöscht, ist aber an anderer Stelle noch erreichbar. Oder ein bestimmtes Produkt wurde aus dem eigenen Shop entfernt, während ältere Inhalte oder weitere Angebote noch vorhanden sind.

Welche Maßnahmen tatsächlich erforderlich sind, hängt jedoch immer vom konkreten Inhalt der Unterlassungsverpflichtung und vom Einzelfall ab. Deshalb sollte bereits vor Abgabe der Erklärung geprüft werden, ob die Verpflichtung anschließend praktisch eingehalten werden kann.

Lassen Sie im Einzelfall prüfen, welche Maßnahmen nach einer Unterlassungserklärung erforderlich sind.Nutzen Sie bundesweit unsere kostenlose Ersteinschätzung oder Tel.: 08807 / 94 999 88

Welche Marken und Abmahnkanzleien verlangen Unterlassungserklärungen im Markenrecht?

Die Forderung nach einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ist kein Problem, das nur bei einer bestimmten Marke oder einer bestimmten Abmahnkanzlei auftritt. Sie gehört zu den zentralen Ansprüchen bei markenrechtlichen Abmahnungen und begegnet uns in ganz unterschiedlichen Branchen – von Luxusmode und Fahrzeugzubehör über Elektronik bis zu Schmuck und Uhren.

Gerade deshalb gilt unabhängig vom Namen der betroffenen Marke: Die einer Abmahnung beigefügte Unterlassungserklärung sollte nicht ungeprüft unterschrieben werden. Entscheidend ist immer, ob tatsächlich ein Unterlassungsanspruch besteht und wie weit eine erforderliche Unterlassungsverpflichtung im konkreten Fall reichen muss.

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Unterlassungserklärungen bei Mode- und Luxusmarken

Im Bereich Mode und Luxusartikel können beispielsweise Abmahnungen für Hermès durch Epic Legal, für Louis Vuitton und Burberry durch CBH Rechtsanwälte, für Gucci durch BOCK Legal, für Chanel durch FPS Rechtsanwälte oder für Calvin Klein durch Baker McKenzie eine Rolle spielen. Auch bei Tommy Hilfiger sind markenrechtliche Abmahnungen bekannt.

Die konkreten Vorwürfe können sehr unterschiedlich sein. Sie reichen vom Vertrieb angeblicher Fälschungen und Nachahmungen über die Verwendung geschützter Marken in Onlineangeboten bis zu Fragen rund um Originalware und deren Herkunft.

Für die Unterlassungserklärung ist deshalb entscheidend, welche konkrete Verletzungshandlung beanstandet wird. Eine Erklärung sollte nicht allein deshalb unverändert unterschrieben werden, weil eine bekannte Marke oder eine große Abmahnkanzlei dahintersteht.

Unterlassungserklärungen bei VW, BMW, Audi, Mercedes-Benz und anderen Automarken

Auch im Automotive-Bereich spielt der Unterlassungsanspruch eine erhebliche Rolle. Lubberger Lehment ist insbesondere aus markenrechtlichen Angelegenheiten für Volkswagen und BMW bekannt. Bei Audi treten Kessler | Kaiser, bei der Mercedes-Benz Group Heumann Rechtsanwälte und bei Porsche oder Bugatti unter anderem UNIT4 IP in Erscheinung.

Hier geht es häufig um Produkte wie Embleme, Nabenkappen, Felgen, Fahrzeugschlüssel, Schriftzüge, Ersatzteile oder anderes Fahrzeugzubehör. Ausgangspunkt kann ein Angebot auf eBay oder einer anderen Verkaufsplattform sein; in anderen Fällen wird Ware bereits bei der Einfuhr vom Zoll angehalten.

Auch hier muss die Unterlassungsfrage individuell beantwortet werden: Welche Marke wurde wie verwendet, welches Produkt ist betroffen und welche konkrete Handlung soll zukünftig verboten sein? Genau diese Fragen bestimmen den möglichen Umfang einer Unterlassungserklärung.

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Unterlassungserklärungen bei Apple, Samsung, Microsoft und anderen Elektronikmarken

Markenrechtliche Unterlassungsansprüche spielen ebenso beim Vertrieb von Elektronik und Zubehör eine Rolle. Apple wird in markenrechtlichen Angelegenheiten unter anderem durch Bird & Bird, Samsung Electronics durch NOTOS Rechtsanwälte und Microsoft durch FPS Rechtsanwälte vertreten. Auch Marken wie Huawei oder Xiaomi können Gegenstand markenrechtlicher Auseinandersetzungen sein.

Betroffen sein können Smartphones, Kopfhörer, Ladegeräte, Hüllen und anderes Zubehör ebenso wie Softwareprodukte oder vermeintliche Originalprodukte. Auch hier kann sich die entscheidende Frage stellen, ob überhaupt eine Markenrechtsverletzung vorliegt und – falls ja – welche Unterlassungsverpflichtung zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr erforderlich ist.

Dass ein Angebot bereits von eBay oder einer anderen Plattform entfernt wurde oder Ware vom Zoll zurückgehalten wird, beantwortet diese Frage noch nicht automatisch.

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Unterlassungserklärungen bei Tiffany, Cartier und anderen Schmuckmarken

Ein weiterer Bereich sind Schmuck- und Luxusmarken. Bei Tiffany & Co. ist insbesondere Uexküll & Stolberg aus markenrechtlichen Auseinandersetzungen bekannt. Bei Cartier treten im Zusammenhang mit Schutzrechten ebenfalls spezialisierte Kanzleien auf.

Gerade bei Schmuck kann neben einer klassischen Markenbenutzung auch die Gestaltung des Produkts selbst eine Rolle spielen. Bekannte Kollektionen und charakteristische Gestaltungsmerkmale können neben dem Markenrecht weitere Schutzrechte oder wettbewerbsrechtliche Fragen berühren.

Für eine verlangte Unterlassungserklärung ist deshalb besonders wichtig, welcher konkrete rechtliche Vorwurf erhoben wird. Es macht einen Unterschied, ob die Benutzung eines geschützten Zeichens, der Vertrieb einer behaupteten Fälschung oder die Nachahmung einer bestimmten Produktgestaltung beanstandet wird.

Was haben diese unterschiedlichen Abmahnungen gemeinsam?

Ob es um Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Volkswagen, BMW, Audi, Apple, Samsung, Microsoft, Tiffany oder Cartier geht: Die Marke, das Produkt und der konkrete Verletzungsvorwurf können völlig unterschiedlich sein.

Die entscheidenden Fragen zur Unterlassungserklärung bleiben jedoch vergleichbar:

Besteht überhaupt ein Unterlassungsanspruch? Wie weit reicht dieser Anspruch? Welche Handlung muss zukünftig unterlassen werden? Ist die vorformulierte Erklärung zu weit gefasst? Welche Vertragsstrafe ist vorgesehen? Und kann die Verpflichtung anschließend tatsächlich eingehalten werden?

Deshalb gibt es für eine strafbewehrte Unterlassungserklärung keine universelle Musterlösung. Sie muss anhand der konkreten Abmahnung, der betroffenen Marke und des tatsächlichen Sachverhalts geprüft werden.

Nutzen Sie bundesweit unsere kostenlose Ersteinschätzung oder Tel.: 08807 / 94 999 88. Wir prüfen Ihre Abmahnung und die verlangte Unterlassungserklärung. Wir sind eine auf Markenrecht spezialisierte Anwaltskanzlei

Muss ich bei Originalware trotzdem eine Unterlassungserklärung abgeben?

Auch wenn es sich tatsächlich um Originalware handelt, bedeutet das nicht automatisch, dass eine verlangte Unterlassungserklärung unbegründet ist. Entscheidend kann beispielsweise sein, wo die Ware erstmals in Verkehr gebracht wurde und ob die Markenrechte erschöpft sind. Gerade bei Importen aus Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums können sich besondere markenrechtliche Fragen stellen.

Umgekehrt sollte eine Unterlassungserklärung nicht allein deshalb abgegeben werden, weil der Markeninhaber die Herkunft der Ware beanstandet. Zunächst muss geprüft werden, ob tatsächlich ein Unterlassungsanspruch besteht und welche konkrete Handlung untersagt werden kann.

Die Frage, ob Originalware rechtmäßig vertrieben werden darf, sollte deshalb im Einzelfall geprüft werden.

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Muss ich als Privatverkäufer eine Unterlassungserklärung abgeben?

Eine Markenrechtsverletzung setzt grundsätzlich eine Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr voraus. Wer tatsächlich ausschließlich privat handelt, kann sich deshalb in einer anderen rechtlichen Situation befinden als ein gewerblicher Händler.

Allerdings entscheidet nicht allein die Bezeichnung eines Accounts als „privat“. Art und Umfang der Verkäufe, die Anzahl der Angebote, die angebotenen Waren und weitere Umstände können für die rechtliche Beurteilung eine Rolle spielen.

Bevor ein vermeintlicher Privatverkäufer eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt, sollte deshalb zunächst geprüft werden, ob überhaupt ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch besteht.

Mein eBay-Angebot wurde gelöscht – soll ich vorsorglich eine Unterlassungserklärung abgeben?

Die Löschung eines Angebots bei eBay oder einer anderen Verkaufsplattform bedeutet nicht automatisch, dass tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Eine Plattformentscheidung und die rechtliche Beurteilung eines markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs sind voneinander zu unterscheiden.

Deshalb sollte nach einer Angebotslöschung nicht vorsorglich eine Unterlassungserklärung abgegeben werden, nur um einer möglichen Abmahnung zuvorzukommen. Zunächst sollte geklärt werden, warum das Angebot gelöscht wurde, welche Rechte geltend gemacht werden und ob überhaupt Anlass für eine vorbeugende Unterlassungserklärung besteht.

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Meine Ware wurde vom Zoll angehalten – soll ich schon vor einer Abmahnung eine Unterlassungserklärung abgeben?

Wird Ware wegen des Verdachts einer Markenrechtsverletzung vom Zoll angehalten, kann anschließend eine Abmahnung des Markeninhabers oder seiner Rechtsanwälte folgen. Das bedeutet jedoch nicht, dass bereits aufgrund der Zollmaßnahme vorsorglich eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben werden sollte.

Zunächst ist zu klären, welche Ware betroffen ist, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt und welche weiteren Schritte der Rechteinhaber unternimmt. Erst auf dieser Grundlage lässt sich beurteilen, ob überhaupt ein Unterlassungsanspruch besteht und ob eine vorbeugende Unterlassungserklärung im konkreten Fall sinnvoll sein kann.

Gerade eine vorbeugende Unterlassungserklärung sollte nicht schematisch eingesetzt werden. Mit ihr können langfristige Verpflichtungen und Vertragsstrafenrisiken entstehen, obwohl möglicherweise noch gar keine entsprechende Abmahnung ausgesprochen wurde.

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Erkenne ich mit einer Unterlassungserklärung auch Schadensersatz, Auskunft und Anwaltskosten an?

Unterlassung, Auskunft, Schadensersatz und Erstattung von Rechtsanwaltskosten sind unterschiedliche Ansprüche. Die Abgabe einer Unterlassungserklärung bedeutet deshalb nicht automatisch, dass sämtliche weiteren Forderungen des Markeninhabers berechtigt sind oder in der verlangten Höhe erfüllt werden müssen.

Entscheidend ist allerdings auch hier der konkrete Wortlaut der Erklärung. Eine Unterlassungserklärung sollte keine weitergehenden Verpflichtungen oder Anerkenntnisse enthalten, die zur Beseitigung der Wiederholungsgefahr nicht erforderlich sind.

Wir prüfen deshalb neben dem Unterlassungsanspruch auch, welche Auskunfts-, Schadensersatz- und Kostenerstattungsansprüche tatsächlich bestehen und ob die verlangten Beträge berechtigt sind.

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Wir helfen Ihnen – Was wir als spezialisierte Anwaltskanzlei für Markenrecht für Sie tun können

1. Wir prüfen die Abmahnung und den Unterlassungsanspruch.
Zunächst klären wir, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt und ob der Markeninhaber von Ihnen überhaupt Unterlassung verlangen kann.

2. Wir prüfen die vorformulierte Unterlassungserklärung.
Wir untersuchen insbesondere den Umfang der verlangten Verpflichtung, die konkrete Verletzungsform und die vorgesehene Vertragsstrafenregelung.

3. Wir entwickeln die passende Verteidigungsstrategie.
Ist eine Unterlassungserklärung erforderlich, prüfen wir, ob und wie die Erklärung sinnvoll modifiziert werden kann, ohne eine unnötig weitgehende Verpflichtung einzugehen.

4. Wir übernehmen die weitere Auseinandersetzung mit der Gegenseite.
Wir führen die Korrespondenz und prüfen zugleich geltend gemachte Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Erstattung von Rechtsanwaltskosten. Unberechtigte Ansprüche wehren wir ab; berechtigte Forderungen versuchen wir soweit wie möglich zu begrenzen.

20 Jahre Erfahrung im Markenrecht.

Wir sind eine auf Markenrecht spezialisierte Anwaltskanzlei und wissen, wie wir Ihnen helfen können.

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Unsere Erfahrung

Wir haben jahrelange Erfahrung aus tausenden Abmahnungen, insbesondere mit Abmahnungen wegen Markenrechtsverletzungen.